大陆新商标法对台商权益之影响
大陆新商标法对台商权益之影响
文／赖文平
修法经过
中国大陆现行商标法立法于1982年并于1983年正式施行，1993年及2001年曾先后二次修改，唯因经济环境变动较大，现行商标法仍有许多不足之处，故自2003年起行政机关正式启动商标法第三次的修改，2012年12月大陆国务院正式向全国人民代表大会常务委员会送出商标法修正草案，请求审议。商标法修正草案历经人大常委会四次会议后，于2013年8月30日决议修正通过，2014年5月1日起施行。
大陆国家工商行政管理总局对商标法研拟修改时，主要在解决商标被恶意抢注、审定商标被恶意异议、强化商标侵权处理的手段、缩短注册审查时程等问题，采用较大幅度的修法思路，因此以商标法「修订」送审稿方案提交国务院，但国务院又以安定为宜改用「修正」方案，将商标法修正草案提交全国人大常务委员会，孰料全国人大常务委员会审议时又将国务院的商标法修正草案大幅度加以增修，强烈展现人大常委会立法自主意志，摆脱「橡皮图章」的负面印象，但也因此，在行政机关未充分准备及论证下，将来如何执行，更值得台商对大陆新商标法给予关注，以保障自身权益。
修正事项
本次通过的商标法，其修正的事项如下：
◆ 诚实信用原则宣示性入法。
◆ 允许声音商标注册。
◆ 明确规定「驰名商标」字样禁止广告。
◆ 禁止抢注他人先使用的商标。
◆ 允许一表多类申请注册。
◆ 增加审查意见书制度。
◆ 重新架构商标异议制度。
◆ 增加中止审理制度。
◆ 提高商标续展（延展）申请期间的规定。
◆ 近似商标强制一并转让。
◆ 明定商标许可备案登记为对抗要件。
◆ 将故意帮助行为列为侵权行为的类型。
◆ 禁止将他人商标作为企业字号使用。
◆ 在先使用商标及正当使用不受他人商标权之拘束。
◆ 增加赔偿金计算方法及惩罚性赔偿规定，并提高法定赔偿金额。
◆ 3年连续使用为商标侵权主张损害赔偿的前提。
◆ 厘清商标注册无效及撤销的概念。
◆ 明确规范各类型审查时限。
◆ 增加对商标代理机构的规范。
台商应特别注意事项
本文仅就部份修正重点与台商权益较大者胪列说明如下：
一、「驰名商标」字样禁止宣传广告
由于驰名商标在宣传广告中被误认为是荣誉的称号，企业又盲目追求认定，因此新商标法第十四条第五款强调规定，「生产、经营者不得将”驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中」。自1989年大陆工商系统首件认定「北京同仁堂」为驰名商标后，至2012年底共认定有4562件驰名商标，由于历史的背景、政策的推动及宣传广告推波助澜下，驰名商标原本仅是扩大保护商标的法律名词，摇身一变成为至高无上优良标志的代名词。
行政机关起草修法期间虽出现有应予取消或禁止广告使用的意见，但因驰名商标为法律明文规定，商标权人获驰名商标认定又是一项事实，驰名商标对创立品牌也有极大帮助等原因下，因此在国务院送交人大时，并没有采纳禁止宣传广告的修法建议。人大常委会在2013年6月底第三次会议时，突然提出修正建议「驰名商标」字样禁止广告，终至2013年8月底第四次会议时决议通过。
「驰名商标」字样禁止广告及商业性活动中使用入法后，将来势必影响企业争创驰名商标的意愿，各地方政府也无法将其辖区内驰名商标的指数做为施政绩效，但是驰名商标究竟是法律文件中正式认定，此一事实如何禁止表述，若在公益活动中使用又如何禁止，以及在商业中已使用的，是否溯及既往加以禁止，都必需观察将来的执法态度。
二、重新架构异议制度
修正前商标法规定，初步审定公告的商标在3个月期间内，任何人均可以任何理由提出异议。但在实务上常发生别有用心的人，在初审公告期间任意提出异议，再利用复审及诉讼程序来阻挠他人获取商标注册证，而这一干扰程序至少要4～6年才能结案，甚者，利用此一程序来获取不当利益，扭曲商标法公众审查的意旨。
因此，新商标法为消除恶意异议现象，早日让商标注册人获取商标注册证从事正当商业行为，新商标法第三十三条修改为「对初步审定公告的商标，自公告之日起3个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。」商标法第三十五条第二款「商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。」，换言之，在初审公告期间对部份事由仅在先权利人或利害关系人才有资格提出异议，而且经商标局审查认为异议无理由而不成立的，异议人不得再提出异议复审及诉讼，由商标局直接发给商标注册证，异议人虽有不服，仅能在商标注册公告后再向商标评审委员会请求宣告注册商标无效。
此一异议制度的改变虽可减少他人恶意异议的干扰及早取得商标权，相对的，台商若要对恶意抢注的商标提出异议阻止他人不当注册的，则必须在异议程序中全力以赴。
三、禁止抢注他人先使用的商标
修正前商标法对于恶意抢注或不当注册的商标，适用的法律集中在第十条、十三条、十五条、二十八条、三十一条、四十一条，但由于当时立法的缺少，对于因知悉他人商标而抢先注册、或同时抢注他人多件商标、或同时抢注多人多件商标，尤其对于台商在大陆未使用的商标或无法举证为有一定影响的商标，或抢注人非属于代理人、代表人、经销商，虽明知其为恶意抢注，在实务上仍难构成撤销的理由。
新商标法增加第十五条第二款「就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。」。此一新规定，将有助于台商在大陆商标权的争取及排除他人恶意抢注，但台商也必须强化对明知此一事实相关证据的保存。
四、增加赔偿计算方法及惩罚性赔偿金额并
提高法定赔偿金额
修正前商标法第五十六条，有关赔偿金额的计算方法，仅有侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因侵权所受的损失二种计算方法，本次修法则多增加可以参照该商标许可使用费的倍数合理确定的计算方法。此外，又增加了惩罚性赔偿的规定，即对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以按照上述三种计算方法确定数额的1倍以上3倍以下作为赔偿金额。
在诉讼实务上经常发生，商标权人无法举证所得利益或所受损失，以致难以采用法律明文规定的计算方法，因此，修正前商标法对以所得利益或所受损害难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。
大陆国务院在送交给人大常委会的商标法修正草案中，考虑到经济环境不同，人民所得提高、物价指数等因素，因此，将法定赔偿金额50万元上提到100万元。人大常委会在第一次审议时又提高到200万元，到第三次审议时又建议修正到300万元，其目的在于加大打击力度，让侵权人得不偿失。新商标法将法定赔偿金额提高到300万元之后，在诉讼策略上将发生重大变化，以往由于法定赔偿金较低，侵权人宁可隐匿侵权所得利益由法院直接判决50万元以下的赔偿金额，如今由于法定赔偿金提高到300万元，将来诉讼上侵权人宁可自认自己所得利益为赔偿金额，也不愿冒法院直接判决的风险，相对的，商标权人在诉讼策略上，将会主张多种计算方法都难以确定，直接诉求由法院在300万元以下判赔偿金。
五、强调商标使用的重要性
中国大陆商标权的取得采用「注册主义」，又称「注册原则」，也就是欲取得商标权者必需履行一定程序，经主管机关核准注册者，才取得商标专用权，因此，先申请者先注册。然而商标的价值在于实际的使用，如果在他人申请商标注册前，已在市场使用时，两者之间应取得什么样的平衡，在本次商标法修正中，突显「商标使用」此一事实的重要性。
⑴承认在先使用商标，不受他人商标权拘束。
大陆新商标法第五十九条第三款「商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。」此款即我国商标法所称的「善意先使用」。
善意先使用的商标，但未注册，仍得于他人取得注册后，继续使用其在先商标，是一种注册原则的例外。但适用本款必须符合：1.在先使用的事实必须早于注册申请日；2.使用事实由实际使用人负举证责任；3.在先使用的商标要成为有一定影响；4.继续使用之范围以原使用之商品及服务为限；5.商标权人可以要求附加适当区别标志。
⑵注册商标有实际使用为主张损害赔偿的前提。
注册商标者本应善尽其注册商标使用的义务，以商业实际之使用，以维其商标权的有效性，如果注册满3年或连续3年而未使用者，得构成商标撤销的事由。本次商标法修正增加商标注册的使用责任，并作为主张损害赔偿的前提。修正后商标法第六十四条第一款「注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。」
结语
新商标法的修正其幅度已超出大陆国务院原草案，对商标权人提供更大的保护，同时也对商标权人加重其使用的责任，尤其，具体的要求商标审查时限、规范行政行为，对行政机关形成压力。虽然新商标法将自2014年5月1起施行，但台商应及早因应，并同时关注行政机关所颁布的行政法规、部门规章，以维自身权益。
（作者为勤业国际专利商标联合事务所所长，海基会台商财经法律顾问）（本文不代表本会立场）