保障台商之利器

─两岸智慧财产权保护合作协议之协处机制

文∕王美花

前言

2010年6月29日签署的「海峡两岸智慧财产权保护合作协议」除了设置两岸智慧财产权主管机关的直接沟通平台，更建立了协处机制，以协助国人处理在大陆被仿冒、盗版及抢注等问题。以下将详细介绍该协处机制的运作、协处的原则、范围及受理的方式等，期使国人能瞭解并妥善运用此机制，提高协处机制执行成效。

协处机制的运作

一、双轨制

协议签署前，国人在大陆面临智慧财产权问题须请求协助时，系透过两会提供协助，亦即海基会于收到人民协助的请求时，会直接转请大陆海协会提供协助。

协议签署后，两岸成立专利、商标、著作权及品种权工作组的直接沟通平台。国人可透过工作组平台，由我方相关主管机关〔经济部智慧财产局(以下简称智慧局)或行政院农业委员会(以下简称农委会)〕通报大陆相关主管部门依协议第7条协处，亦可向海基会请求协助，由该会将人民请求协助之问题转请大陆海协会协助处理，并同时函请智慧局或农委会依协议第7条进行协处，形成双轨制运作。

二、受理的对象

本协议旨在保障两岸人民智慧财产权权益，故协处机制受理的对象限于两岸地区的人民，以我方受理的对象而言，包括台湾地区之政府机关、法人、团体、个人及大陆地区的台资企业等。

三、协处的原则与范围

因智慧财产权保护采属地原则，两岸即使签署了协议，要在大陆取得专利、商标或植物品种权的保护，还是要依照大陆的法律规定，申请注册或登记，才能取得保护。所以两岸签署本协议后，在台湾取得的专利、商标或植物品种权等，并无法自动在大陆受到保护。同样地，智慧财产权遭受抢注、仿冒或盗版时，也不能期待成立该协处机制后，政府就会主动介入每个智慧财产权保护问题。智慧财产权基本上是私权，权利人要先「自己当警察」，要受到保护就要先去注册，要去执行、启动程序，完备应该进行的程序，才能受到保护。

协议建立的协处机制是要协助权利人在申请注册、登记或请求救济的过程当中所遭遇到的困难，例如遇有不合理对待或违反法律适用原则等情事，得检具相关事证向相关主管机关请求协处。但什么是「不合理对待」或「违反法律适用原则」呢？

（一）不合理及不公平对待

所谓受到不合理及不公平对待之情事，尤指程序事项之处理违反公平正义原则。例如：注册申请案因商标被他人抢注而遭驳回申请，除已提出驳回复审案外，若已同时对抢注之引证商标提出争议案，因该争议案之审理结果，将影响驳回复审案之救济结果，基于行政程序经济考量，若经申请人请求暂缓审理驳回复审案，优先加速审理争议案或将二案并案审理，却遭拒绝时，即属受有不合理对待之情事。

又例如有一民众反映，其大陆专利申请案经审查员数次要求修正，认为审查员应一次指明如何修正，数次要求修正有刁难之嫌，要求协处。但因审查是否合宜涉及主观认定，且经智慧局检视申请人提供之审查意见通知书，系申请人第一次提出之修正有修正超出之问题，而第二次修正未能克服审查员指出之所有缺陷，因此才会有第三次的审查意见通知书，以该案而论，审查员并未迳予核驳，而给予申请人多次修正机会，应不符合「受到不合理及不公平对待」之协处原则。

（二）违反法律适用原则

所谓违反法律适用原则，尤指大陆相关行政主管部门不依或违反大陆法令或其审查及审理标准等情事所为裁定或决定等情形。例如，依大陆商标法第28条:「申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。」其适用以申请注册的商标与「已经注册的或者初步审定的商标」相同或近似为前提，并不包括申请在先但尚未初步审定的商标在内，是大陆商标局若引证尚未初步审定的商标予以驳回者，该裁定显然违反其法令规定。

又例如，依大陆著作权行政处罚实施办法第13条规定，大陆著作权行政管理部门应当在收到所有投诉材料之日起15日内，决定是否受理并通知投诉人。不予受理的，应当书面告知理由；第十五条第2项规定，执法人员应当及时将有关情况和材料报所在著作权行政管理部门，并于发现情况之日起7日内办理立案手续。是以，若经举报著作权侵权之行政查处案件，大陆受理机关逾上述法律规定的期限内，未办理立案手续或仍不决定是否受理者，即属有违反其法令规定之情形。

（三）案件尚系属于大陆行政机关

由于本协议建立的沟通平台为两岸相关行政主管部门，协处机制之运作，仅限于两岸相关行政主管部门间之沟通协处，若请求协处案件已进入法院审理的司法程序，即非本协处机制协处的范围。

（四）未通报协处的案件主要类型

依据上述协处原则与范围的说明，以智慧局收到请求协处的案件当中，未通报协处的原因可归纳如下：

1.     无不合理对待：此种情形包括在大陆请求保护或救济的过程中，遭受不利益的结果系因自己过失、主张其商标在大陆具有相当的知名度，但却无法提出足够的证据、初步研判大陆行政主管部门所为的决定符合大陆相关法令规定；

2.     未依大陆相关法令规定提出申请或救济；

3.     请求协处案件已系属法院；

4.     外商案件。

四、受理的方式

请求协处得以电话、书面、传真或电子邮件方式为之，并应提供具体的相关说明及佐证资料。对于请求协助案件的处理，智慧局均具体掌握请求协处人所遭遇的困境，并依大陆相关商标法令及审理标准规定，指导请求协处人正确引用法条及检附必要事证，若尚有其他救济途径，亦会给予适当的建议及提供法律协助，让请求协处者能够顺利获得权利救济以解决问题。

五、协处机制的执行成效

从该协议自2010年9月12日生效至本（2013）年4月30日为止，智慧局受理请求协处案件为329件，其中9成为商标案件，计298件。协处成功的案例，例如在台湾颇具知名度的「MSI微星科技」、「台银」、「台生技」等商标在大陆遭恶意抢注事件，经由协处机制已在大陆商标局及商标评审委员会积极协助下，加速获得解决。另外，大陆已于本年4月16日撤销遭到抢注的「吉园圃」商标，贴有我「吉园圃」商标的台湾蔬果可望加速登陆。

从协处成功的案例分析协处成功的主要原因为：

（一）明显恶意抢注事实，能提出积极事证

1.     商标若遭他人抢先注册，以致申请注册受阻，应依大陆商标法规定透过异议或争议程序处理。在大陆撤销抢注商标可主张之事由：

⑴与已注册或初步审定之商标近似；

⑵有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的；

⑶复制、摹仿或者翻译他人驰名商标；

⑷损害他人在先权利或抢注他人已经使用并有一定影响商标；

⑸擅自注册被代理人或被代表人商标；

⑹以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册；

⑺连续三年停止使用。

2.     注意事项

⑴智慧财产权保护采属地原则，商标须在大陆注册始能获得保护；

⑵跨组群类似的商品，大陆商标局审查商标注册申请案时，不会主动交叉检索，与我国不同，只能透过异议案或争议案解决；

⑶大陆商标主管机关及法院实务，认为商标使用证据应在大陆地区内使用；

⑷大陆所谓“一定影响”商标是对未注册商标进行保护所要求该商标在一定的地域范围内，为该范围内的相关公众所知晓的程度，其要求之程度，低于驰名商标且不会过高；

⑸驰名商标认定系“被动保护、个案认定”，不可单就是否为驰名商标申请认定；且

A.     据争商标若未注册，其持续使用期间应在系争商标申请日之前满5年。

B.     据争商标若为注册商标，其注册的时间应在系争商标申请日前满2年，且其持续使用期间应在系争商标申请日前满5年。

C.     大陆商标审理标准3.4，为证明商标驰名所提供的证据材料不以大陆为限，但当事人提交的国外证据材料，应当能够据以证明该商标为大陆相关公众所知晓。

⑹应特别注意各个主张法条之构成要件，才不会因举证证据不足而导致争讼失利；

（二）在大陆地区实际使用商标且具知名度

商标协处案件易协处成功的另一原因系该商标在大陆有实际使用商标的事实且具一定的知名度。惟如果该商标尚未在大陆实际使用，要举证该商标的知名度已传递至大陆，建议可提供下列的证据资料：

1.     从大陆图书馆搜集在大陆地区报载企业或商标商品相关消息；

2.     统计大陆人士来台观光或进住、造访所经营饭店的人数；

3.     于桃园或台北松山机场设专柜或刊登灯箱广告；

4.     提供在大陆有发行的国际性杂志刊登广告或有相关报导的证据；

5.     提供在大陆有公开相关市占率的报导；

6.     企业网站统计来自大陆的点击量及自大陆地区之订购数量或查询情形之数据，特别是来自系争商标申请人或者注册人，或其所属地域的相关资讯。

（三）涉及公益或对民众影响层面较大案件较易受关注

「台湾优良农产品CAS」、「台湾有机农产品CAS ORGANIC」证明商标申请案，因为涉及维护农民重大权益之公益需要，透过协处机制请大陆商标局优先加速审查，已于民国100年1月起陆续获准注册，即为实例。

结语

为提高协议机制成效，智慧局除订定两岸商标协处作业要点及协处流程图外，于网页亦设置「两岸智慧财产权执法协处专区」，提供各项协处案件受理信箱及专线咨询，以就各项智慧财产权于大陆遭侵权时，权利人该如何主张权益及有效利用协处机制提供协助。此外，还不定期办理协处机制及大陆相关法令宣导说明会，让国人了解并善用此机制。

未来智慧局将持续积极地透过协议建立的主管机关沟通平台与协处机制，定期检视协议的执行成效，并加强两岸的交流与相互了解，期能借由对大陆执行有效性的深入了解，更有效地落实我国人民智慧财产权在大陆的保护。

（本文作者为经济部智慧财产局局长）