大陸新商標法對台商權益之影響
大陸新商標法對台商權益之影響
文／賴文平
修法經過
中國大陸現行商標法立法於1982年並於1983年正式施行，1993年及2001年曾先後二次修改，唯因經濟環境變動較大，現行商標法仍有許多不足之處，故自2003年起行政機關正式啟動商標法第三次的修改，2012年12月大陸國務院正式向全國人民代表大會常務委員會送出商標法修正草案，請求審議。商標法修正草案歷經人大常委會四次會議後，於2013年8月30日決議修正通過，2014年5月1日起施行。
大陸國家工商行政管理總局對商標法研擬修改時，主要在解決商標被惡意搶註、審定商標被惡意異議、強化商標侵權處理的手段、縮短註冊審查時程等問題，採用較大幅度的修法思路，因此以商標法「修訂」送審稿方案提交國務院，但國務院又以安定為宜改用「修正」方案，將商標法修正草案提交全國人大常務委員會，孰料全國人大常務委員會審議時又將國務院的商標法修正草案大幅度加以增修，強烈展現人大常委會立法自主意志，擺脫「橡皮圖章」的負面印象，但也因此，在行政機關未充分準備及論證下，將來如何執行，更值得台商對大陸新商標法給予關注，以保障自身權益。
修正事項
本次通過的商標法，其修正的事項如下：
◆ 誠實信用原則宣示性入法。
◆ 允許聲音商標註冊。
◆ 明確規定「馳名商標」字樣禁止廣告。
◆ 禁止搶註他人先使用的商標。
◆ 允許一表多類申請註冊。
◆ 增加審查意見書制度。
◆ 重新架構商標異議制度。
◆ 增加中止審理制度。
◆ 提高商標續展（延展）申請期間的規定。
◆ 近似商標強制一併轉讓。
◆ 明定商標許可備案登記為對抗要件。
◆ 將故意幫助行為列為侵權行為的類型。
◆ 禁止將他人商標作為企業字號使用。
◆ 在先使用商標及正當使用不受他人商標權之拘束。
◆ 增加賠償金計算方法及懲罰性賠償規定，並提高法定賠償金額。
◆ 3年連續使用為商標侵權主張損害賠償的前提。
◆ 釐清商標註冊無效及撤銷的概念。
◆ 明確規範各類型審查時限。
◆ 增加對商標代理機構的規範。
台商應特別注意事項
本文僅就部份修正重點與台商權益較大者臚列說明如下：
一、「馳名商標」字樣禁止宣傳廣告
由於馳名商標在宣傳廣告中被誤認為是榮譽的稱號，企業又盲目追求認定，因此新商標法第十四條第五款強調規定，「生產、經營者不得將”馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或者容器上，或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中」。自1989年大陸工商系統首件認定「北京同仁堂」為馳名商標後，至2012年底共認定有4562件馳名商標，由於歷史的背景、政策的推動及宣傳廣告推波助瀾下，馳名商標原本僅是擴大保護商標的法律名詞，搖身一變成為至高無上優良標誌的代名詞。
行政機關起草修法期間雖出現有應予取消或禁止廣告使用的意見，但因馳名商標為法律明文規定，商標權人獲馳名商標認定又是一項事實，馳名商標對創立品牌也有極大幫助等原因下，因此在國務院送交人大時，並沒有採納禁止宣傳廣告的修法建議。人大常委會在2013年6月底第三次會議時，突然提出修正建議「馳名商標」字樣禁止廣告，終至2013年8月底第四次會議時決議通過。
「馳名商標」字樣禁止廣告及商業性活動中使用入法後，將來勢必影響企業爭創馳名商標的意願，各地方政府也無法將其轄區內馳名商標的指數做為施政績效，但是馳名商標究竟是法律文件中正式認定，此一事實如何禁止表述，若在公益活動中使用又如何禁止，以及在商業中已使用的，是否溯及既往加以禁止，都必需觀察將來的執法態度。
二、重新架構異議制度
修正前商標法規定，初步審定公告的商標在3個月期間內，任何人均可以任何理由提出異議。但在實務上常發生別有用心的人，在初審公告期間任意提出異議，再利用復審及訴訟程序來阻撓他人獲取商標註冊證，而這一干擾程序至少要4～6年才能結案，甚者，利用此一程序來獲取不當利益，扭曲商標法公眾審查的意旨。
因此，新商標法為消除惡意異議現象，早日讓商標註冊人獲取商標註冊證從事正當商業行為，新商標法第三十三條修改為「對初步審定公告的商標，自公告之日起3個月內，在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告。」商標法第三十五條第二款「商標局做出准予註冊決定的，發給商標註冊證，並予公告。異議人不服的，可以依照本法第四十四條、第四十五條的規定向商標評審委員會請求宣告該註冊商標無效。」，換言之，在初審公告期間對部份事由僅在先權利人或利害關係人才有資格提出異議，而且經商標局審查認為異議無理由而不成立的，異議人不得再提出異議復審及訴訟，由商標局直接發給商標註冊證，異議人雖有不服，僅能在商標註冊公告後再向商標評審委員會請求宣告註冊商標無效。
此一異議制度的改變雖可減少他人惡意異議的干擾及早取得商標權，相對的，台商若要對惡意搶註的商標提出異議阻止他人不當註冊的，則必須在異議程序中全力以赴。
三、禁止搶註他人先使用的商標
修正前商標法對於惡意搶註或不當註冊的商標，適用的法律集中在第十條、十三條、十五條、二十八條、三十一條、四十一條，但由於當時立法的缺少，對於因知悉他人商標而搶先註冊、或同時搶註他人多件商標、或同時搶註多人多件商標，尤其對於台商在大陸未使用的商標或無法舉證為有一定影響的商標，或搶註人非屬於代理人、代表人、經銷商，雖明知其為惡意搶註，在實務上仍難構成撤銷的理由。
新商標法增加第十五條第二款「就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。」。此一新規定，將有助於台商在大陸商標權的爭取及排除他人惡意搶註，但台商也必須強化對明知此一事實相關證據的保存。
四、增加賠償計算方法及懲罰性賠償金額並
提高法定賠償金額
修正前商標法第五十六條，有關賠償金額的計算方法，僅有侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因侵權所受的損失二種計算方法，本次修法則多增加可以參照該商標許可使用費的倍數合理確定的計算方法。此外，又增加了懲罰性賠償的規定，即對惡意侵犯商標專用權、情節嚴重的，可以按照上述三種計算方法確定數額的1倍以上3倍以下作為賠償金額。
在訴訟實務上經常發生，商標權人無法舉證所得利益或所受損失，以致難以採用法律明文規定的計算方法，因此，修正前商標法對以所得利益或所受損害難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予50萬元以下的賠償。
大陸國務院在送交給人大常委會的商標法修正草案中，考慮到經濟環境不同，人民所得提高、物價指數等因素，因此，將法定賠償金額50萬元上提到100萬元。人大常委會在第一次審議時又提高到200萬元，到第三次審議時又建議修正到300萬元，其目的在於加大打擊力度，讓侵權人得不償失。新商標法將法定賠償金額提高到300萬元之後，在訴訟策略上將發生重大變化，以往由於法定賠償金較低，侵權人寧可隱匿侵權所得利益由法院直接判決50萬元以下的賠償金額，如今由於法定賠償金提高到300萬元，將來訴訟上侵權人寧可自認自己所得利益為賠償金額，也不願冒法院直接判決的風險，相對的，商標權人在訴訟策略上，將會主張多種計算方法都難以確定，直接訴求由法院在300萬元以下判賠償金。
五、強調商標使用的重要性
中國大陸商標權的取得採用「註冊主義」，又稱「註冊原則」，也就是欲取得商標權者必需履行一定程序，經主管機關核准註冊者，才取得商標專用權，因此，先申請者先註冊。然而商標的價值在於實際的使用，如果在他人申請商標註冊前，已在市場使用時，兩者之間應取得什麼樣的平衡，在本次商標法修正中，突顯「商標使用」此一事實的重要性。
⑴承認在先使用商標，不受他人商標權拘束。
大陸新商標法第五十九條第三款「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。」此款即我國商標法所稱的「善意先使用」。
善意先使用的商標，但未註冊，仍得於他人取得註冊後，繼續使用其在先商標，是一種註冊原則的例外。但適用本款必須符合：1.在先使用的事實必須早於註冊申請日；2.使用事實由實際使用人負舉證責任；3.在先使用的商標要成為有一定影響；4.繼續使用之範圍以原使用之商品及服務為限；5.商標權人可以要求附加適當區別標誌。
⑵註冊商標有實際使用為主張損害賠償的前提。
註冊商標者本應善盡其註冊商標使用的義務，以商業實際之使用，以維其商標權的有效性，如果註冊滿3年或連續3年而未使用者，得構成商標撤銷的事由。本次商標法修正增加商標註冊的使用責任，並作為主張損害賠償的前提。修正後商標法第六十四條第一款「註冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求註冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該註冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。」
結語
新商標法的修正其幅度已超出大陸國務院原草案，對商標權人提供更大的保護，同時也對商標權人加重其使用的責任，尤其，具體的要求商標審查時限、規範行政行為，對行政機關形成壓力。雖然新商標法將自2014年5月1起施行，但台商應及早因應，並同時關注行政機關所頒布的行政法規、部門規章，以維自身權益。
（作者為勤業國際專利商標聯合事務所所長，海基會台商財經法律顧問）（本文不代表本會立場）